가맹사업은 가맹본사의 ‘브랜드 가치’에 기반을 둔 복제사업으로 그 무엇보다도 영업표지, 즉 상표가 중요하다. 다른 가맹본부와의 구별을 용이하게 해줄 뿐만 아니라 가맹본부 자체의 상품과 서비스가 일정한 수준으로 유지되고 있다는 점을 증빙하는 역할까지 하기 때문이다.
게다가 가맹본부의 상표 그 자체는 소비자들에게 광고의 기능까지 하기 때문에 가맹사업을 하고자 하는 자는 자신의 브랜드를 상표로 출원해야 한다.
우리나라는 상표 출원에 있어서 ‘선출원주의’를 택하고 있기 때문에 가맹본부가 가맹사업을 염두에 두고 있자면 최대한 빨리 특허청에 상표출원서를 제출해야 한다. 상표 출원 시기를 놓칠 경우, 가맹본부와 전혀 상관 없는 제3자가 먼저 상표를 출원하여 오히려 상표에 대한 권리를 잃게 될 수 있기 때문이다.
실제로 이러한 문제는 우리 주변에서 비일비재하게 발생한다. 한 예능프로그램 에서 소개된 이른바 ‘덮죽’ 논쟁은 많은 자영업자에게 상표출원의 중요성을 일깨워 준 유명한 사건이다. 프로그램에 등장한 출연자가 각고의 노력을 기울여 ‘덮죽’이라는 메뉴를 개발했는데 전혀 상관 없는 제3자가 상표출원 절차를 몰래 밟는 바람에 ‘덮죽’ 개발자가 ‘덮죽’에 대한 권리를 잃을 위기에 처한 것이다.
다행히 개발자는 주변인들의 도움을 통해 권리 회복 절차를 밟아가고 있지만 일반 자영업자나 가맹본부가 이러한 절차를 홀로 알아보고 처리하는 일은 결코 쉽지 않다. 따라서 가맹본부는 자신의 상표를 출원하여 상표 선점 문제로 소모되는 불필요한 비용을 줄여야 한다.
개인사업자라면 자신의 명의로 상표를 출원하면 된다. 그런데 법인인 가맹본부가 상표를 출원하려 할 때에는 법인의 명의로 출원해야 하며 법인의 대표자 등 특정 개인이 상표를 등록할 수 없다. 이는 프랜차이즈 상표의 사용자가 가맹본부 및 가맹점이지 법인의 대표자가 아니기 때문이다.
즉, 상표를 출원하는 자와 상표를 사용하는 자가 동일하지 않을 때 발생하는 여러 가지 문제를 미연에 방지하고 가맹본부(법인)이 프랜차이즈 상표에 대한 권리를 취득하도록 하여 가맹사업 운영의 안정성을 도모하기 위한 방침이다.
따라서 가맹본부 법인을 설립한 후 프랜차이즈 상표를 출원할 때에는 출원인을 법인으로 변경해야 거절당하지 않고 출원 과정을 순조롭게 진행할 수 있다.
종종 개인사업을 진행하다가 사업이 성행하면서 가맹사업으로 전환하는 경우가 있는데, 이 때에는 개인사업자로 상표권을 획득하더라도 가맹본부를 법인으로 전환했다면 선등록상표를 법인으로 이전해야 한다.
또한 이미 운영 중인 가맹본부와 별개의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 특수관계인이 출원하려 한다면 이 때에도 사용의사를 확인하여 특허청이 상표 출원을 거절할 수 있으므로 주의해야 한다.
예기치 못한 상표분쟁으로 순조롭게 운영되던 가맹본사가 큰 타격을 입고 좌초하는 일을 심심치 않게 볼 수 있다. 이러한 문제를 사전에 예방하려면 가맹본사가 상표출원과 상표권에 대한 문제를 잘 알고 있어야 한다. 첫단추를 잘 꿰어야 이후 사업을 제대로 운영해 나갈 수 있으므로 사업 초기 반드시 상표권 문제를 해결하고 예방책을 충분히 마련해 두어야 한다.
글 : 숲 법무법인 송동수 변호사
